本案涉及铁堡发明有限公司诉Valve Corporation专利侵权的法律争议，核心在于是否适用美国专利法第35编第315(e)(2)条中的禁止反悔原则。铁堡公司指控V社的Steam Controller侵犯其专利（号8,641,525）的多个权利要求。法院裁定，V社在原IPR程序中未能提出某些有效的无效理由，因而被禁止在后续诉讼中提出这些理由。联邦巡回法院认定，缺乏对现有技术的知识不能作为V社的借口，并强调“熟练检索人员”标准的重要性。最终，法院确认了侵权事实及损害赔偿，但撤销了关于未请求理由的禁止反悔裁决，发回重审。这一判决为理解后-IPR禁止反悔原则提供了重要指导，并对涉外企业在知识产权保护上具有重要的现实意义。

案例关键词：美国、专利侵权、skilled searcher、禁止反悔

一、基本情况

（一）涉案知识产权

涉案专利1：强大的语音浏览器系统和语音激活设备控制器（ROBUST VOICE BROWSER SYSTEM AND VOICE ACTIVATED DEVICE CONTROLLER，专利号：US7,076,431B2，以下简称专利431）

涉案专利2：强大的语音浏览器系统和语音激活设备控制器（ROBUST VOICE BROWSER SYSTEM AND VOICE ACTIVATED DEVICE CONTROLLER，专利号：US9,451,084B2，以下简称专利084）

司法辖区：美国

涉案产业：新一代信息技术

案件审结时间：2023年6月12日

（二）涉案当事人信息

上诉人：PARUS HOLDINGS, INC. （以下简称PARUS）

被上诉人：GOOGLE LLC（以下简称谷歌）

审理机关：美国德克萨斯州西区联邦地方法院、美国联邦巡回上诉法院

（三）基本案情

专利431和专利084均保护一种基于语音交互系统进行互联网信息检索的技术方案，二者说明书内容相同，且都要求了同样的优先权基础。

上诉人PARUS于2019年7月24日向美国德克萨斯州西区联邦地方法院针对谷歌、三星电子公司提起四项专利侵权诉讼。诉讼指控每个被告侵犯了两项上诉人关于语音用户界面技术的专利，用于检索信息。这四起诉讼均基于涉案二专利。上诉人寻求所有可用的补救措施，包括损害赔偿和禁令救济。

对此，谷歌和后续被提起诉讼的LG向美国专利审判上诉委员会（PTAB）申请多方复审（IPR），请求美国专利审判上诉委员会认定涉案二专利无效。

（四）被上诉人主张

专利431和专利084均保护一种基于语音交互系统进行互联网信息检索的技术方案，二者说明书内容相同，且都要求了同样的优先权基础。

上诉人PARUS于2019年7月24日向美国德克萨斯州西区联邦地方法院针对谷歌、三星电子公司提起四项专利侵权诉讼。诉讼指控每个被告侵犯了两项上诉人关于语音用户界面技术的专利，用于检索信息。这四起诉讼均基于涉案二专利。上诉人寻求所有可用的补救措施，包括损害赔偿和禁令救济。

对此，谷歌和后续被提起诉讼的LG向美国专利审判上诉委员会（PTAB）申请多方复审（IPR），请求美国专利审判上诉委员会认定涉案二专利无效。

（五）上诉人主张

上诉人主张认为涉案二专利的优先权成立，并应享有比现有技术更早的日期。上诉人对美国专利审判上诉委员会在多方复审程序中审理的范围提出质疑，特别是关于审理涉案专利优先权是否成立的问题。上诉人认为，多方复审程序应仅限于审查专利是否满足专利法第102条或第103条的要求，而不应涉及优先权的判断。

上诉人主张美国专利审判上诉委员会在多方复审程序中错误地拒绝考虑其提交的答辩意见和证据材料。上诉人认为，尽管美国专利审判上诉委员会有权审查提交的证据，但它未能充分考虑上诉人提供的证据，特别是那些证明其发明构思早于现有技术的证据。

因此，上诉人请求美国联邦巡回上诉法院撤销美国专利审判上诉委员会关于涉案专利无效的决定，并恢复其专利的有效性。

二、案件程序

（一）争议焦点

案件的争议焦点在于专利262是否属于涉案二专利的现有技术。进一步可分为，1.专利权人在多方复审程序中的举证义务的界定；2.美国专利审判上诉委员会在多方复审程序中的审理范围界定；3.多方复审程序中是否应当审理涉案专利的优先权成立问题。

（二）法院观点

在本案中，法院的观点如下：

1.专利权人在多方复审程序中的举证义务的界定

上诉人认为：

多方复审程序中，所有的举证责任应当由无效请求人承担，其法律依据为：

35 U.S.C. § 312：无效请求必须清楚明确的说明无效针对的具体权利要求、具体无效理由以及支持具体无效理由的证据；

§ 313 ：对专利权人的回应未有任何要求；

37 C.F.R. § 42.120(a)：不要求专利权人必须对无效请求做出回应。

对此，法院认为：

在多方复审程序中，虽然相关法律规定没有明确要求专利权人必须要对无效请求做出回应。但，一旦上诉人主动提交了证据，比如本案中，上诉人提交证据以证明其为首个构建涉案二专利技术方案的发明人，由于专利权人做出了回应，那么就应当承担举证责任，也有义务遵循USPTO所制定的举证规则，比如在答辩中不能组合证据材料（37 C.F.R. § 42.6(a)(3)），又比如需要对所举证的重要证据内容做出明确的解释（37 C.F.R.§ 42.44），承担相应的举证责任。

同时，通常而言，在多方复审程序中，确实是应由专利无效请求人承担主张专利无效的举证义务，然而，当专利权人试图对所主张的现有技术参考文献进行反证时，则专利权人承担了临时的举证责任（参见案例In re Magnum Oil Tools Int’l, Ltd., 829 F.3d 1364, 1376）。

而专利权人在举证时，将全部证据不加任何分析而扔给美国专利审判上诉委员会是不正确的，也不能指望美国专利审判上诉委员会从海量证据中自行寻找相关事实的证据（参见United States v. Dunkel, 927 F.2d 955, 956 “法官并不像猪一样，去寻找埋藏在书状中的松露”，DeSilva v. DiLeonardi, 181 F.3d 865, 866–67 “法官不是考古学家”）。因此，专利权人通过海量引用的方式堆积证据的做法并不合适。

2.美国专利审判上诉委员会在多方复审程序中的审理范围界定

上诉人认为：根据Aqua Products v. Matal, 872 F.3d 1290, 1325 (Fed. Cir.2017)一案中的裁决，APA 要求委员会审查“全部记录”，任何规则或条例都不能免除这一义务。

对此，法院认为：上诉人的论点是错误的。Aqua Products 案中确定的原则是：美国专利审判上诉委员会必须对所有正确提出的问题作出裁决，即使这些问题即使这些问题与其结果相反。但该案中没有任何规定要求美国专利审判上诉委员会审查由一方当事人违反规则提出的问题，或提出根本没有证据的问题。

上诉人并非没有可依赖的手段。上诉人在其答辩状中使用了几乎3,000个未曾使用的词语。此外，如果上诉人认为其在多方复审程序中需要更多空间来解释其立场，上诉人完全可以根据37 C.F.R. § 42.24(a)(2)寻求超出词数限制的许可，或者将更多的论据重新分配给该论点。但上诉人并没有选择这些合法、可用的途径。

3.多方复审程序中是否应当审理涉案专利的优先权成立

上诉人认为：多方复审程序中只能审查与专利法第102条或者第103条的内容，美国专利审判上诉委员会审查涉案而专利优先权是否成立的行为超越其法定职权。

对此，法院认为：本案要查清案涉二专利是否符合专利法第102条或者第103条，优先权是否成立是必须要审理的问题，在此情况下，美国专利审判上诉委员会并未超越职权进行审理。

上诉人主张挑战的权利要求在优先权文件中具有足够的书面描述支持，因此有权享受其较早的优先权日期。委员会和各方一致认为，该说明书披露了两种首选实施方式：一种涉及网络化的“网站”，另一种涉及网络化的“设备”。例如，参见专利431，第4栏30-34行，第17栏36-46行。专利431说明书进一步教导说，设备浏览实施方式“提供了在第一实施方式中描述的同样的强大性和可靠性功能”，包括能够检测“新设备”并在系统中将其标记为“新设备”，参见说明书第19栏10-19行。上诉人主张，根据专家证词的证明，一个技术领域的普通技术人员会理解第二实施方式的教导适用于第一实施方式。被上诉方主张，正如美国专利审判上诉委员会所发现的，第一实施方式涉及实际的网站，但不添加“新网站”，而第二实施方式涉及添加“新设备”，这些设备可能“显示为‘网站’”，但并非真正的网站，因此，本领域技术人员不会将第二实施方式的教导适用于第一实施方式。

法院同意被上诉方的观点，即美国专利审判上诉委员会的裁定认为“配置为定期通过一个或多个网络搜索以识别新网站并将新网站添加到多个网站中”缺乏说明书的支持。上诉人的论点相当于要求法院重新权衡美国专利审判上诉委员会已经考虑过的证据，法院对此不予支持。“如果支持裁定的依据是正常思维下可以接受的证据，那么这个裁定就是有充分证据支持的。” （Henny Penny Corp. v. Frymaster, LLC, 938 F.3d 1324, 1330 (Fed. Cir. 2019)）。

（三）法院裁决

最终，法院认定上诉人的上诉理由不成立，维持美国专利审判上诉委员会的决定内容。

三、经验启示

本案中的关键要点在于：

（一）多方复审程序中的专利权人并非没有举证责任，当其对现有技术的范围提出反对意见并提供相应证据时，应当对其提供的证据进行详细充分的说明，认真履行自身的举证责任；

（二）多方复审程序中，专利权人不能够堆砌海量证据，却不加以明确说明证据引用段落，如果专利权人采用此种做法，美国专利审判上诉委员会可以不予审理；

（三）专利优先权基础是否成立需要判断在后申请的技术方案是否有明确记载在在先申请中。

上述要点在中国法域也有着类似的规定，在中国的专利复审和无效程序中，同样要求专利权人对自身的主张提供合理的证据（参见《专利审查指南》第四部分第八章第2.1节：没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负责举证责任的当事人承担不利后果）。

中国专利法及其相关规定虽然也要求当事人就其主张的内容清楚说明证据引用段落，但如果发生当事人没有进行清楚说明的情况时，在实际审理的过程中，合议组并不一定会像美国专利审判上诉委员会那样拒绝审理这些证据，可能会给当事人在无效口审过程中进一步说明证据引用出处的机会，这是综合考虑当事人自身的专利业务水平、案件的实际情况、双方争议焦点等诸多因素而决定的。当然，在实践中，强烈建议专利代理人或者无效程序的当事人优选对自身提供证据所引用的段落内容进行明确说明，有助于合议组能够正确理解己方论点。

同时，多方复审程序中美国专利审判上诉委员会关于优先权是否成立的审理标准和中国专利法中关于优先权是否成立的审查标准非常比较接近，均要求要求优先权的技术方案应当明确记载在在先申请中。因此，在申请专利时，企业或者相关专利代理机构，特别需要注意核实优先权基础是否成立，从而避免优先权文件反而构成在后专利无效的现有技术。