本案涉及PARUS HOLDINGS, INC.对谷歌等公司的专利侵权诉讼，以及谷歌针对PARUS的两项专利（专利号US7,076,431B2和US9,451,084B2）提出的多方复审（IPR）请求。法院讨论了在多方复审程序中，专利权人应承担的举证责任。尽管法律未明确要求，法院认为一旦专利权人提交了证据以反驳现有技术，便需承担相应的举证义务。此外，法院确认美国专利审判上诉委员会（PTAB）在审理中可以评估优先权问题，以确定专利是否符合专利法第102条和第103条的要求。最终，法院维持了PTAB的决定，认为PARUS未能有效证明其专利的有效性。此案为理解美国专利无效程序中的举证责任和优先权审查提供了重要指导。

案例关键词：美国、专利无效、举证义务的界定、审理范围界定

一、基本情况

（一）涉案知识产权

专利名称：视频游戏控制台控制器（Controller for video game console）

专利号：No. 8,641,525

司法辖区：美国

涉案产业：新一代信息技术

案件审结时间：2023年4月3日

赔偿金额：4,019,533.93 美元

（二）涉案当事人信息

原审原告：海盗船旗下子公司，铁堡发明有限公司（Ironburg Inventions Ltd.）（以下简称铁堡公司）

原审被告：Valve Corporation（以下简称V社）

审理机关：佐治亚州北区法院、华盛顿西区法院、美国联邦巡回上诉法院

（三）基本案情

2015年12月3日，铁堡公司在佐治亚州北区法院起诉V社，指控V社的Steam Controller（一种用于PC游戏的视频游戏控制器）侵犯了其所拥有的525号美国专利的权利要求2、4、7、9、10和11。

V社随后向美国专利商标局（USPTO）提出申请，美国专利商标局于2016年9月27日部分启动IPR程序(Inter Partes Reexamination，即双方复审程序)，在最高法院对 SAS Institute Inc. v. Iancu一案作出裁决之前，这是允许的。专利审判和上诉委员会（PTAB）基于3项理由启动IPR，但拒绝基于另外两项“未启动的理由”启动IPR。委员会随后于2017年9月22日作出最终书面决定，撤销了525号专利的权利要求1、6、13、14、16、17、19和20。V社没有根据《专利法》（SAS）寻求发回重审，而发回重审可以使专利审判和上诉委员会考虑“未启动的理由”。

2017年8月，在IPR待审期间，案件被移交至华盛顿西区法院，并且法院采纳了委员会对权利要求的许多解释。在庭审之前，铁堡公司根据《美国法典》第 35 编第 315(e)(2)条的规定，请求法院下达禁止反悔令，适用于IPR：（1）未启动的理由；（2）V社根据第三方的IPR请求发现的无效理由，该第三方的IPR请求是在发明公司的IPR请求之后提交的（“未请求的理由”）。地区法院完全批准了禁止反悔动议。该案通过ZOOM进行了为期五天的审理，2021年2月1日，陪审团作出裁决，认定V社故意侵犯了525号专利的权利要求2、4、7、9、10和11，并裁定赔偿损失4,019,533.93 美元。审判结束后，地区法院驳回了V社提出的法律判决或重新审判的动议，也驳回了铁堡公司提出的增加损害赔偿的动议。双方在时限内均提起上诉。

根据28 U.S.C. § 1295(a)(1)，美国联邦巡回上诉法院对上诉拥有管辖权，双方交叉上诉。

经过多次审前诉讼和更换地点后，美国联邦巡回上诉法院对上述问题依次进行了审理，在庭审中，每位陪审员都通过视频会议技术远程出席。双方当事人和法院一致同意，每个陪审员都应手持被告产品。该产品被邮寄给每位陪审员。在审判之前，法院驳回了基于所声称的一些权利要求的术语不确定的无效挑战，并认为由于V社的部分启动的多方复审程序（IPR），V社被禁止（反言）进行基于现有技术的无效抗辩。

（四）法律依据和事实证据

涉案专利的权利要求：

“1.一种用于游戏机的手持控制器，包括：外壳体，包括正面、背面、顶部边缘和底部边缘，其中控制器的背面与控制器的正面相对，顶部边缘与底部边缘相对；和

位于控制器正面的前控制器；

其中，控制器的形状适合握在用户的手中，使得用户的拇指被定位以操作前控制器；和

第一背部控制器和第二背部控制器，每个背部控制器位于控制器的背面，并且每个背部控制器包括细长构件，该细长构件基本上延伸顶部边缘和底部边缘之间的整个距离并且本质上具有弹性和柔性。”

本案法律依据：

《美国法典》第35编第315(e)(2)条所规定的后-IPR程序[ Post-IPR estoppel under 35 U.S.C. § 315(e)(2)]禁止反悔：

“(2)民事诉讼和其他诉讼。根据本章对专利权利要求进行的双方复审程序并根据第318(a)条作出最终书面决定的请求人，或与请求人有利害关系的真正当事人；在根据第28卷第1338节全部或部分引起的民事诉讼中，或在根据1930年《关税法》第337节向国际贸易委员会提起的诉讼中，不得根据请求人在双方复审程序期间提出的或理应提出的任何理由，来主张权利要求无效。”

（四）原审原告主张

铁堡公司认为V社的Steam Controller侵犯了其所拥有的525号美国专利的权利要求2、4、7、9、10和11。在交叉上诉中，铁堡公司辩称，地区法院在驳回其要求增加损害赔偿的动议时滥用了自由裁量权。

（五）原审被告主张

V社在上诉中提出以下论点：（a）525号专利的权利要求因不明确而无效；（b）审判记录中没有足够的证据支持侵权认定，或者，V社有权就侵权问题进行重新审判，因为地区法院错误地允许525专利的共同发明人就侵权提供意见证词，而排除了V社总法律顾问提供的证词；（c）地区法院错误地驳回了V社关于依法判决任何侵权行为并非故意的请求；（d）不应该禁止V社主张以试图压制525专利的有效性的任何现有技术的理由。

二、案件程序

（一）争议焦点

本案中的主要争议点为：1.V社是否在其原始IPR程序中“理应能够提出”某些挑战专利有效性的理由（缺乏知识和熟练检索人员检验）；2.哪一方有责任证明IPR程序中理应提出的理由（证明责任转移）；3.能否在后续诉讼中基于未在IPR程序中提出的理由挑战专利有效性（禁止反悔原则）。

（二）法院观点

在本案中，法院的观点如下：

1.关于V社在其原始IPR程序中是否“理应能够提出”某些挑战专利有效性的理由

在被起诉侵权后，V社通过多方复审程序(IPR)挑战铁堡公司的游戏控制器专利。这一行政程序以有利于专利权人的最终书面决定结束——也就是说，V社在IPR程序中败诉。回到地区法院，V社再次尝试挑战该专利的有效性——这一次V社是基于它从竞争对手针对铁堡公司专利的IPR请求中收集的“未请求的理由”挑战该专利的有效性。地区法院在认定V社在其原IPR程序中“理应能够提出”这些理由后，根据§315(e)(2)禁止了V社的无效抗辩。V社辩称，在其提交IPR请求时，它并不知道这些参考文献，因此当时不能将其作为挑战的理由。然而，地区法院和联邦巡回法院都认为，缺乏知识（lack of knowledge）并不是一个完全的借口。相反，在IPR挑战者缺乏对现有技术的了解的情况下，禁止反悔的适当检验标准是“一个熟练的搜索者进行勤奋的合理检索理应被期望发现的东西”。

2.哪一方有责任证明IPR程序中理应提出的理由

上诉中的一个问题是，哪一方有责任证明IPR程序中理应提出的理由。地区法院(似乎)将责任推给了专利挑战者，以证明其不可能合理地提出该问题。在某些方面，这种证明责任是有道理的，因为IPR挑战者当时处于了解和证明其知识水平(或缺乏知识水平)的最佳位置。然而，在上诉中，联邦巡回法院推翻了这一裁决，认为责任在于寻求禁止反悔以证明禁止反悔的一方。

3.能否在后续诉讼中基于未在IPR程序中提出的理由挑战专利有效性

在本案诉讼中，V社确定了四个无效理由，所有这些理由都被地方法院裁定禁止V社在诉讼中提起。在上诉中，V社认为自己在双方复审程序IPR中，既不能合理地提出“未启动的理由”(Enright-Tosaki-Ono和Tosaki-Jimakos的理由)，也不能合理地提出“未申请的理由”(Kotkin和Willner-Koji-Raymond的理由)。

IPR禁止反悔法律规定的解释是专利法所特有的问题，是联邦巡回法院重新审视适用联邦巡回法的法律问题。在进行这一审查时，联邦巡回上诉法院确认了地区法院关于“未启动的理由”的禁止反悔的判决，但撤销了关于“未申请的理由”的禁止反悔的判决并发回重审。

联邦巡回上诉法院先前认为，“为了使§315(e)(2)中使用的‘理应提出的’措辞生效，禁止反悔不仅适用于请求书中主张并被PTAB委员会启动审理的权利要求和理由，而且适用于在请求书中未陈述但理应包含在请求书中的针对权利要求的所有理由。‘Click-to-Call, 45 F.4th at 1370 (quoting Cal. Inst. of Tech. v. Broadcom Ltd., 25 F.4th 976, 991 (Fed. Cir. 2022)’”。“是请求书，而不是启动决定”“界定了双方复审程序诉讼的范围”。未启动的理由明确地包含在请求书中。这些理由是在双方复审程序期间“提出的”。“与V社关于IPR程序直到被启动才开始的观点相反，联邦巡回法院得出的结论是，“考虑到SAS [Institute, Inc. v. Iancu，—U.S.––––，138 S. Ct.1348, 200 L.Ed]一案的法定解释，任何可以在请求书中提出的理由都是在IPR期间可以合理提出的理由”。因此，V社被禁止基于未启动的理由提起诉讼抗辩。

地区法院的结论基本上是，既然其他IPR挑战者找到了这些参考文献，那么V社理应能够找到它们。在上诉中，上诉法院发现了一些错误的逻辑——地区法院做出的一个固有的、未经证实的假设是，另一个IPR挑战者只使用了合理的努力来寻找现有技术。另一方面，如果它采取了“非常措施”来寻找参考文献并构建挑战理由，那么禁止反悔就不适用。

专利权人在原审中赢得了400万美元的判决，但在发回审理时，地区法院将需要重新考虑其禁止反悔的决定。如果结果是无禁止反悔，V社将获得第三次使专利无效的机会。这个案例强调了进行认真检索以确定所有潜在的无效理由，并在IPR请求书中提出最佳理由的重要性。

（三）法院裁决

美国联邦巡回上诉法院确认，术语“延伸部件”（elongate member）和“基本上延伸了顶部边缘和底部边缘之间的整个距离”（extends substantially the full distance between the top edge and the bottom edge）并非不确定的；权利要求被侵犯；侵权行为是故意的；损害赔偿不会增加；V社被禁止以现有技术的理由进行诉讼抗辩，因为上述基于现有技术的无效理由的IPR被请求，但没有被启动。法院撤销了V社被禁止基于其后来发现的无效理由而进行诉讼的判决；法院错误地将证明责任转移给了V社，即一名熟练的检索人员是否合理地进行了勤奋的检索，以期发现用于使权利要求无效的某些无效理由。

美国联邦巡回上诉法院对地区法院的所有观点予以肯定，但除了关于“未请求的理由”的禁止反悔，对此美国联邦巡回上诉法院予以撤销并发回进一步审理。

三、经验启示

本案判决对35 U.S.C.§315(e)(2)项下的后-IPR禁止反悔（post-IPR estoppel）具有重要意义。在本案中，联邦巡回法院采用了“熟练检索人员”（skilled searcher）标准，以确定当时是否可以“合理地”提出原IPR程序中未提出的理由。法院还解决了禁止反悔案件中的举证责任问题，联邦巡回法院认为，举证责任应由寻求禁止反悔的一方承担——这一裁决符合传统做法和对成文法最佳解读。这些标准和程序很重要，因为它们明确了禁止反悔的范围，并有助于稳定法律，特别是考虑到地区法院对这些问题的裁决存在分歧。

对中国企业而言，这些判决具有相当指导性意义：

第一，随着对外经贸快速发展和“一带一路”战略的实施，中国企业走出去的步伐越来越快。企业在走出去之前务必要提前做好海外知识产权风险防范工作。

第二，近年来，我国很多企业在美国被控专利侵权，作为应对措施，美国专利局的双方复审程序是一个很好的反制手段。

第三，在美国，被控专利侵权人既可以向USPTO提出双方复审程序，也可以在侵权诉讼中进行专利无效抗辩；根据《美国法典》第35编第315(e)(2)条所规定的后-IPR程序禁止反悔，如果被控侵权人理应在IPR程序中提出参考文献和挑战理由，而在其原IPR程序中并未提出上述参考文献和挑战理由，则禁止被控侵权人在专利侵权程序中基于上述参考文献和挑战理由提出专利无效抗辩。

第四，在USPTO提起双方复审程序时，应当进行认真检索以确定所有潜在的无效理由，并在IPR请求书中提出最佳理由和现有技术证据，由于国内有充分的检索资源，在国内寻找优秀的检索资源进行现有技术检索以便用于美国IPR程序对于中国企业而言性价比非常高，同时中国企业也可以在中国寻找优秀的专利律师对IPR请求的理由进行研究并提出建议。

第五，美国的法律制度非常复杂，就本案而言，联邦巡回上诉法院和地区法院就“缺乏知识和熟练检索人员检验标准”与“禁止反悔”的“证明责任分担”存在不同的观点。因此，中国企业在美国面临专利诉讼时应当建立信心，充分做好法律和案例的研究，积极应诉。